Лицензионным договором является соглашение, на основании которого автор любого произведения искусства, науки, литературы (иначе - лицензиар) предоставляет иной стороне (иначе - лицензиату) право на использование произведения в рамках, предусмотренных данным договором.

Что это за договор?

Документ выступает в качестве авторского лицензионного договора. Однако в законодательстве РФ такое понятие не предусмотрено. В более емком плане используется понятие "лицензия" в отношении рассматриваемого актуального аспекта. Этот вид понятия в сокращенном виде указан и в Гражданском кодексе РФ.

В данной статье рассмотрим существенные условия лицензионного договора.

Юридическая природа лицензионного договора состоит в том, что он может быть:

консенсуальным;
взаимным;
возмездным.

В целом, в отсутствии согласия на то автора никто не вправе использовать авторские произведения. Рассматриваемый вид имеет форму данного разрешения. В переводе с английского языка "лицензия" означает разрешение. Такой вид не нужно олицетворять с разрешениями, которые выдают государственные органы, в том числе разрешением на занятие торговлей. При этом необходимо понять, какова суть условий лицензионного договора. Кроме того, лицензиар за предоставленную услугу имеет право на получение вознаграждения. Следовательно, требует ответа и то, какие виды оплаты лицензиару положены и как они осуществляются. Ответы на эти вопросы разъяснят суть лицензионного договора и в целом необходимости его заключения.

Существенные условия лицензионного договора

Существенными условиями в данном случае будут:

Итак, основным условием является предмет договора. Должен быть указан объект авторского права, на что и предоставляется соответствующее разрешение. Бывают случаи, когда предметом договора являются, например, зарегистрированная программа для компьютера и база данных. В таком случае отмечают реквизитные данные из свидетельства о государственной регистрации. Также методы использования могут отражаться в виде публичного показа или, например, практической реализации архитектурного проекта. Лицензиатом приобретается право на использование труда автора непосредственно по способам, вытекающим из лицензионного договора.

Виды лицензий рассмотрим ниже.

Важно отметить, что в каждом лицензионном договоре должно быть отражено сочетание всех вышеназванных условий, включая цену услуг лицензиара. Однако следует понимать, что каждая из сторон ответственна за условия, указанные в договоре. Немаловажен срок и территория действия данного соглашения, а также вид ответственности лицензиара и лицензиата.

Подчеркнем, что правильное определение предмета договора, способа использования и цены - неотъемлемое условие рассматриваемого вида договора.

Образец лицензионного договора представлен ниже.

Форма договора

Немаловажным является вопрос, касающийся формы такого вида договора на произведение. По умолчанию все лицензионные договоры имеют письменную форму. При несоблюдении такого условия заключенный договор недействителен. Большая часть договоров об интеллектуальной собственности заключается по индивидуальным правилам. Образец лицензионного договора - тому подтверждение.

Особая разновидность - субли-цензионный договор, при котором письменным согласием лицензиара лицензиат может предоставить право использовать результат интеллектуальной деятельности иному лицу.

Исключения из правил

Выделим несколько исключений из правил в области письменной формы:

Предмет лицензионного договора в виде права использования произведения в печатном издании возможно установить устно. В периодических печатных изданиях достаточно много печатной информации, поэтому законодательством предъявляются к форме лицензионных договоров небольшие требования.

Предмет лицензионного договора в виде программы для компьютера либо базы данных подлежит использованию в соответствии с условиями, предусмотренными программой. Иначе такой вид договора именуется коробочной лицензией. Следует отметить: общее правило подразумевает письменную форму предмета, периодическое издание - письменную и устную формы предмета, а для программы, предназначенной для компьютера и базы данных, предусмотрена письменная форма и заключение на условиях, установленных соответствующей программой.

Существенные условия лицензионного договора интересуют многих.

Исключительная и неисключительная лицензия

Подобные договоры делятся на простые (неисключительные) и исключительные лицензии. По условиям первого документа за лицензиаром сохраняется право на выдачу разрешения иным лицам. Эта лицензия представляет собой общее правило, если иное не предусмотрено договором.

Что подразумевает исключительный лицензионный договор?

Это документ с условиями исключительной лицензии. Здесь предполагается отсутствие прав у лицензиара на предоставление разрешения иным лицам. У лицензиата при этом возникает единоличное право в области использования труда автора с соответствующими условиями договора.

Виды

Разрешения (лицензии) делят на:

Внешнеэкономические (специфические лицензии, предоставляемые органами государственной власти по вопросу ввоза, вывоза и транзита определенной продукции, при этом данные функции в свободном плане невозможны). Обладают определенным сроком, подлежат выдаче по заявлению экспортера или импортера.

Государственные лицензии - для осуществления незапрещенного вида деятельности на основании соблюдения всех условий.

Генеральные, которые представляют собой действующие на протяжении определенного периода лицензии, предназначенные для экспортируемой или импортируемой продукции в отсутствии требований к объему, цене.

Простые лицензии, то есть с предоставлением права использования патента на произведения в рамках срока, предусмотренного лицензионным договором, следовательно, лицензиар вправе самостоятельно использовать или передавать его иным лицам.
Индивидуальные, являющиеся разовыми для осуществления некоторой торговой сделки.
Полные, с предоставлением права в сфере использования произведений во время срока действия патента, после чего такие права переходят третьим лицам.

Права и обязанности сторон лицензионного договора

К числу обязанностей лицензиара следует отнести:

Предоставление права на использование произведения, в том числе передачу лицензиату произведения на материальном носителе.

Воздержание от некоторых действий, которые способны сделать сложным использование труда автора со стороны лицензиата.

Отсутствие возможности заключения лицензионных договоров использования произведения с иными лицами (исключительная лицензия).

Неисключительный лицензионный договор рассмотрен выше.

Обязанности лицензиата

Среди обязанностей лицензиата выделяют:

Уплату вознаграждения, предусмотренного лицензионным договором.

Представление лицензиару отчетов по вопросу использования произведения. Следует обратить внимание на то, что лицензионным договором предусматривается вознаграждение лицензиару как паушальный взнос или роялти.

Соблюдение пределов использования произведения, которые предусмотрены условиями договора с учетом вида лицензии.

Вознаграждение

Важное условие - это платежи. Расчет между сторонами договора производится непосредственно лицензиаром и лицензиатом. Данное условие должно быть отражено в договоре. Регулируется нормами Гражданского законодательства. За предоставление прав использования объекта авторских прав (предмета договора) лицензиатом должен уплачиваться некоторый объем вознаграждения. В том числе:

вид текущего отчисления - роялти, периодические отчисления, которые, в свою очередь, должны устанавливаться как процентные ставки - к примеру, от суммы продаж лицензируемого произведения; является самым популярным видом;

вид паушального платежа, то есть фиксированная сумма, указанная в договоре.

при участии лицензиара в доходах от продаж лицензируемого произведения оплата составляет 10-30%;

возможна передача акций, облигаций, технической документации, это составляет 5-40% акций.

По общему правилу разрешения могут продаваться, основываясь на лицензионном договоре, где указана информация о виде лицензии, правах использования предмета. Она может быть предоставлена на некоторое время, впоследствии становится недействительной (после истечения срока действия). Например, лицензионный договор на программное обеспечение.

Международное лицензионное соглашение

Под ним понимается соглашение, при котором одной стороной (лицензиаром) предоставляется право использования произведения (лицензия) другой стороне (лицензиату), который осуществляет соответствующую оплату за данную услугу. Объект такого договора - это лицензия на произведение, иной объект. Как видим, и национальное лицензионное соглашение, и международное по определению схожи.

Выводы

Таким образом, проанализировав основные условия лицензионного договора, его предмет, а также вознаграждение лицензиара, следует отметить, что существенными условиями являются правильное определение предмета договора, способ его использования и цена. Среди основных видов вознаграждений выделим текущие отчисления, паушальный платеж, передачу акций, облигаций, технической документации, наличный расчет (первоначальный). Следовательно, при заключении лицензионного договора между его сторонами должны быть согласованы все неотъемлемые условия в устном порядке, после чего отражены в письменной форме.

Сроки

Большое внимание уделяется срокам лицензионного договора, поскольку после их истечения он становится недействительным. Лица, являющиеся его сторонами, должны нести определенные законодательством Российской Федерации права и обязанности. Их выполнение обязательно, в противном случае возможны разногласия между сторонами. Все лицензионные договоры имеют письменную форму. При несоблюдении такого условия заключенный договор недействителен. Большая часть договоров в области интеллектуальной собственности заключается по индивидуальным правилам.

Мы рассмотрели существенные условия лицензионного договора.

В соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса можно выделить следующие существенные условия лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ): условия о предмете договора, виде передачи прав и объеме передаваемых прав, условие о контроле качества и все иные условия, признанные сторонами существенными.

Таким образом, существенные условия могут быть двоякого рода: объективными, т.е. предписанными законом и необходимые для договоров данного вида, и субъективные, т.е. предложенные стороной договора. Эти последние условия могут касаться частных вопросов, однако поскольку сторона считает их важными, они приобретают характер существенных и их согласование необходимо для того, чтобы договор вступил в силу. Это могут быть условия о размере и порядке оплаты по лицензионному договору, о территории, в отношении которой выдается исключительная или неисключительная лицензия, сроке действия договора, а также условия, связанные с ответственностью сторон за нарушение договора и определением договорной подсудности.

В соответствии с п. 5.1, п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации - (далее – Административный регламент), применяющимися для регистрации лицензионных договоров, при установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям законодательства проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

Определению сторон договора;

Предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);

Виду передачи права;

Объему передаваемых прав по лицензионному договору;

Таким образом, исходя из смысла ст. 432 ГК РФ и в соответствии с п. 5.1 Административного регламента, стороны лицензионного договора его существенным условием. Сторонами лицензионного договора являются правообладатель (Лицензиар), и юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которому по лицензионному договору предоставляется право использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Исходя из смысла Административного регламента, положения лицензионного договора должны позволять четко определить стороны данного договора. Стороны лицензионного договора должны быть определены путем указания их наименования, наименования руководящего органа (если это юридическое лицо), юридического или фактического адреса, реквизитов расчетных счетов, лица, обладающим правом подписи от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также основания такого права.

Другим существенным условием лицензионного договора является его предмет, а именно предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы можно было определить объем передаваемых прав. Указывается вид предоставляемой лицензии: исключительная или неисключительная.

Согласно п. 6. ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен быть заключены в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случаях, предусмотренных ст. 1232. Несоблюдение письменной формы или при отсутствии государственной регистрации в Роспатенте лицензионный договор является недействительным. Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему. В частности, Президиум ВАС РФ, в своем Постановлении №13695/03 от 13.01.2004 г. оставил без изменения решение Арбитражного суда о признании недействительным договора о переводе долга, вытекающего из лицензионного договора.

Цена договора не является существенным условием, однако само легальное определение лицензионного договора предусматривает возможность внесения лицензиаром лицензиату платежей в порядке, установленном договором (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. При этом отсутствие в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключённым (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). На практике встречаются случаи, когда к лицензионному договору в качестве приложения используют акт приёмки-передачи. Выплаты по лицензионному договору могут осуществляться в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) от использования товарного знака лицензиара, либо в иной форме.

Таким образом, можно сделать вывод, что условие о размере и порядке выплаты вознаграждения за передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации значительным для лицензионного договора, его следует считать существенным по признанию сторон договора. Определение размера вознаграждения в договоре важно для сторон не только для письменного изложения своих коммерческих интересов, но и по причине того, что для определения вознаграждения общее правило определения цены договора, не предусмотренной в договоре и не определяемой из его условий (п. 3 ст. 424 ГК) по отношению к лицензионному договору не применяется, в соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, если территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Важным также является условие о сроке действия лицензионного договора на товарный знак. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

– это договор, по которому правообладатель произведения науки, литературы или искусства (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования произведения в установленных договором пределах. Иногда такой договор называют авторским лицензионным договором, хотя в законодательстве такой термин не используется. Сокращенно, в том числе в тексте Гражданского кодекса, вместо “лицензионный договор” используют понятие “лицензия”.

По умолчанию никто не вправе использовать произведение без разрешения правообладателя. Лицензионный договор выступает формой такого разрешения. Не случайно один из переводов английского слова «license » – «разрешение ». Лицензии в авторском праве не следует путать с лицензиями, выдаваемыми государственными органами, например, с лицензией на торговлю алкогольной продукцией.

1. Существенные условия лицензионного договора

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

Предмет договора : указание на объект авторского права, разрешение на использование которого предоставляется. Если предмет лицензионного договора включает или , следует указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации.
Способы использования произведения , например, публичный показ, практическая реализация архитектурного проекта. Лицензиат приобретает право использования произведения только способами, прямо указанными в лицензионном договоре.
Цена (вознаграждение лицензиара). По общему правилу, лицензионный договор является возмездным, однако сторонами может быть согласовано и безвозмездное использование произведения. Цена определяется по усмотрению сторон, это может быть единовременный платеж, периодические платежи, платежи, рассчитанные в зависимости от объема использования и прибыли (паушальный сбор и роялти).

Любой лицензионный договор должен содержать указанные выше условия. Но также рекомендуется обращать внимание на срок и территорию действия договора, ответственность сторон и на вид лицензионного договора.

2. Форма лицензионного договора на произведение.

По общему правилу, лицензионные договоры должны быть совершены в письменной форме . Если письменная форма не соблюдена, лицензионный договор считается недействительным.

лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании, может быть заключен в устной форме Это обусловлено тем, что периодические печатные издания имеют дело с большим количеством статей, в связи с чем закон предъявляет к форме лицензионных договоров с ними пониженные требования.
лицензионный договор, предметом которого является или , может заключаться путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы. Такой лицензионный договор часто именуют коробочной лицензией .

3. Лицензионный договор: виды лицензий.

Как показано на схеме, лицензионные договоры бывают двух видов: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

1) Лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии предполагает, что лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий другим лицам. Простая лицензия является общим правилом и подразумевается, если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором.
2) Лицензионный договор на условиях исключительной лицензии предполагает, что лицензиар не вправе предоставлять лицензии другим лицам. Таким образом, лицензиат по такому договору получает монопольное право на использование в предусмотренных договором пределах.

4. Основные права и обязанности сторон по лицензионному договору.

предоставить право использования произведения, что может включать, в частности, передачу лицензиату материального носителя (экземпляра) произведения.
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить использование произведения лицензиатом.
не заключать лицензионные договоры на использование произведения с другими лицами (при условии исключительной лицензии)

Обязанности лицензиата по лицензионному договору обычно сводятся к следующим:

уплачивать вознаграждение, предусмотренное договором.
представлять лицензиару отчеты об использовании произведения. Особенно данная обязанность важна, если лицензионный договор предусматривает вознаграждение лицензиара в форме паушального сбора или роялти.
не выходить за пределы использования произведения, обозначенные в лицензионном договоре. Однако эта обязанность подразумевается в любом случае и следует из понятия исключительного права в целом.

Предварительно ознакомьтесь с вариантами составления Лицензионного договора на программы для ЭВМ в Магазине готовых решений.

Образец лицензионного договора на программное обеспечение

Настоящий лицензионный договор на программное обеспечение заключен между..., далее "Лицензиат" и..., далее "Лицензиар" о нижеследующем.

1. Предмет лицензионного договора на ПО

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору право использования программного обеспечения (далее по тексту - «Продуктов»), указанных в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору, на условиях на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару предусмотренное настоящим Договором вознаграждение.

Существенные условия лицензионного договора на программное обеспечение , без которых он не считается заключенным, составляют положения о лицензируемом объекте, разрешенных способах его использования и размере либо порядке определения лицензионного вознаграждения. Поэтому при составлении лицензионного договора на программы, прежде всего, необходимо уделять внимание согласованию и включению в него указанных выше обязательных условий.

Иные положения являются факультативными, т.е. в случае их отсутствия применяются нормы законодательства и обычаи делового оборота, которые восполняют пробелы. Однако это не означает, что они менее значимы для сторон с точки зрения обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору.

Различают лицензионные договоры с условием о предоставлении исключительной лицензии и простой (неисключительной) лицензии.

Под исключительной лицензией подразумевается предоставление Лицензиату права использования программного обеспечения без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При этом если в лицензионном договоре не предусмотрено иное Лицензиар (правообладатель) сохраняет право самостоятельного использования такого программного обеспечения теми же способами, в течение того же срока и на той же территории, что и лицензиат. Следует обращать на это внимание и при необходимости отдельно вводить ограничение права Лицензиара на самостоятельное использование таких программ.

И наоборот неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования программных продуктов с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), выданная лицензия считается неисключительной.

1.2. По настоящему Договору Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты с даты подписания соответствующего Приложения (Спецификации), в котором они упомянуты, до окончания срока действия настоящего Договора (далее - «Срок»).

По желанию сторон можно определить срок лицензии указанием на определенный период времени (месяц, квартал, год) либо распространить его на весь период действия исключительного права на передаваемое программное обеспечение.

Ссылка на бессрочность предоставляемой лицензии, на наш взгляд, некорректна, т.к. срок действия исключительного права на программы и базы данных всегда ограничен. При этом согласно положениям п.4 ст.1235 ГК РФ, срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права.

Если срок лицензионного договора на программы (лицензии) не определен, договор считается заключенным на 5 (пять) лет. Поэтому вы можете столкнуться с ситуацией, когда желали оформить лицензию на весь срок действия исключительного права, а по факту она прекратится через пять лет после заключения договора, поскольку указание на бессрочность, порождает неопределенность срока.

1.3. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты на территории, указанной в относящемся к таким Продуктам Приложении (Спецификации) к Договору (далее - «Территория»).

В случае отсутствия в лицензионного договоре на ПО указания на конкретную территорию, в пределах которой разрешено использование передаваемого программного обеспечения, применяются положения закона о возможности его использования на всей территории России (тем самым из территории исключаются иные страны).

1.4. В пределах Территории и Срока, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты следующими способами:

1 ) использование в собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному назначению (договор с конечным пользователем ), либо

2) распространение программы Лицензиатом в виде самостоятельного продукта либо в составе иного (производного или составного) продукта (договор с дистрибьютором ).

В зависимости от этого в лицензионном договоре определяются допустимые способы использования программ и баз данных.

Например, для первого варианта может быть вполне достаточно разрешения на воспроизведение (синонимы: запись, копирование, установка или инсталляция), запуск и функциональное использование.

Тогда как второй вариант требует детальной проработки требований к порядку использования ПО в зависимости от вариантов его дальнейшей дистрибуции. Так для распространения готового программного продукта может дополнительно потребоваться право на распространение, доведение до всеобщего сведения (этот способ касается передачи/загрузки дистрибутивов по сети Интернет).

В случае создания на основе лицензионного программного обеспечения новой версии продукта либо включения в состав программного комплекса необходимо получить право на переработку (модификацию) и т.д.

С общим перечнем способов (прав) использования произведений можно ознакомиться в ст.1270 ГК РФ.

При этом необходимо обратить внимание на жесткое ограничение, согласно которому право использования программного обеспечения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным Лицензиату (см. п.1 ст.1235 ГК РФ). Таким образом, условие о способах использования программ для ЭВМ и баз данных нельзя формулировать путем указания на «все» права или путем исключения отдельных прав. В таком случае лицензионный договор не будет считаться заключенным.

2. Предоставление прав на использование программ по лицензионному договору

2.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату экземпляры Продуктов на материальных носителях либо направить их Лицензиату сетевым способом по согласованию сторон не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания соответствующего Приложения (Спецификации).

Как правило, право использования программ предоставляется одновременно с передачей их экземпляров. Для упорядочения отношений сторон передачу экземпляров и прав желательно оформить документально в виде двустороннего акта либо почтовой квитанцией /накладной об их отправке Лицензиату. В связи с отсутствием общих устоявшихся правил по данному поводу, процедура приемки-передачи должна быть детализирована в лицензионном договоре.

Особое значение документальное подтверждение передачи экземпляров и предоставления прав на программное обеспечение приобретает по внешнеэкономическим контрактам, где одной из сторон является нерезидент. В такой ситуации возникает необходимость соблюдения валютного законодательства, которое требует предоставления документов о фактическом исполнении договора.

3. Лицензионное вознаграждение за использование программ

3.1. Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение за право использования или/и использование прав на Продукты, предоставленные Лицензиату в соответствии условиями Договора.

3.2. Размер лицензионного вознаграждения или способ его определения, сроки и порядок выплаты согласуется Сторонами в Приложении (Спецификации), касающемся соответствующих Продуктов.

Существует масса вариантов определения вознаграждения по лицензионному договору. Конкретные условия о лицензионном вознаграждении зависят от цели заключения договора.

В случае оформления договора с конечным пользователем лицензионное вознаграждение обычно устанавливается в фиксированной сумме, которые может выплачиваться единовременно или в рассрочку.

По договору с дистрибьютором (реселлером) возможна выплата фиксированной суммы вознаграждения за каждый распространённый экземпляр или доли в доходе от его распространения. Могут устанавливаться различные порядок и сроки выплаты вознаграждения.

В последнем случае для расчета суммы вознаграждения на Лицензиата возлагается обязанность по предоставлению подробных отчетов о порядке использования лицензированных продуктов.

4. Отчетность по лицензионному договору

Важный раздел для лицензионных договоров , направленных на последующее распространение программных продуктов , поскольку размер лицензионного вознаграждения в них, как правило, связан с результатами деятельности Лицензиата.

Здесь необходимо согласовать форму, сроки и порядок предоставления отчетов, оформления актов по окончании отчетных периодов, обязанность по надлежащему ведению учета операций с лицензионными программными продуктами, хранению документации и предоставлению к ней доступа по требованию Лицензиара.

5. Гарантии по лицензионному договору

Типичный раздел для любых видов лицензионных договоров на программное обеспечение . Обычно включает подтверждение наличия прав на программные продукты, легальности их предоставления по договору и принятии Лицензиаром на себя разрешения возможных споров и компенсации ущерба в связи возможным нарушением исключительных прав третьих лиц в связи с использованием продуктов. Данные положения направлены на защиту интересов Лицензиата.

В целях ограничения ответственности Лицензиара здесь же обычно указывается, что программные продукты предоставляются «как есть», т.е. без обязательств о пригодности продуктов для целей Лицензиата или совместного использования с определенным программным обеспечением и аппаратными средствами и т.п.

6. Заключительные условия лицензионного договора

Здесь необходимо предусмотреть положения об ответственности, форс-мажоре, арбитраже, конфиденциальности и прочие общие для разных видов договоров условия.

Описание ситуации:

Организация 1, являющаяся правообладателем в отношении зарегистрированного товарного знака, предполагает заключить с Организацией 2 лицензионный договор на использование товарного знака.

В свою очередь Организация 2 (лицензиат) с согласия Организации 1 (лицензиар) предполагает заключить сублицензионный договор с Организацией 3 (сублицензиат).

Все указанные организации осуществляют реальную самостоятельную деятельность по оказанию услуг общественного питания; применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы"; не являются по отношению друг к другу аффилированными, и не связаны какими-либо иными отношениями, позволяющими контролировать хозяйственную деятельность какой-либо из указанных организаций.

Фактическое использование товарного знака (без договорных оснований) Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года; Организацией 3 - с мая 2013. Представлены устные пояснения, что право на товарный знак Организацией 1 зарегистрировано в ноябре 2013 года на основании решения суда.

Возможно ли при заключении лицензионного/сублицензионного договоров в текущем периоде распространить их действие на предшествующий период, т.е. с даты фактического использования товарного знака?

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Следовательно, для распространения действия договора на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, необходимо прямое указание на это в договоре. Такое указание может быть сделано путем включения в договор пункта о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с определенной даты в прошлом.

На правомерность согласования в договоре условия о применении договора к отношениям, возникшим до его заключения, указал и Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".

Президиум ВАС РФ в постановлении от 23.08.2005 N 1928/05 указал, что, по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения.

При рассмотрении споров о дате, с которой действует договор, суды учитывают фактические отношения сторон в период с даты начала действия договора, указанной в нем, до даты его подписания. ВАС РФ в Определении от 07.06.2011 N ВАС-6673/11 по делу N А27-4396/2010 указал, что ссылки на указанный договор в переписке между сторонами в этот период признаются доказательством наличия у сторон волеизъявления на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения.

Следовательно, организация вправе учесть лицензионные платежи в составе налогооблагаемых затрат до государственной регистрации договора в случае, если в договор включено положение о том, что условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования объекта интеллектуальной собственности.

В то же время, применительно к рассматриваемой ситуации возникает вопрос о конкретном периоде времени, предшествующем заключению лицензионного договора, на который может быть распространено действие этого договора.

Дело в том, что, по нашему мнению, распространение действия договора на ранее возникшие отношения возможно, но при условии, что в период возникновения (существования) этих фактических отношений имелись в наличии все условия (прежде всего, правовые) для заключения соответствующего договора. То есть лицензионный договор, в принципе, мог бы быть заключен, однако по тем или иным

причинам лицо использовало чужой товарный знак без заключения договора.

Как следует из запроса, фактическое использование товарного знака Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года. При этом Организация 1 зарегистрировала в установленном порядке указанный товарный знак на свое имя только в ноябре 2013 года (хотя заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в 2011 году). Вопрос: В какой момент времени Организация 1 стала обладателем исключительных прав на товарный знак и получила возможность передавать указанный товарный знак в пользование третьих лиц по лицензионным договорам?

В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое

свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Наконец, в соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Кроме того, по смыслу п. 1 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен между обладателем исключительного права на товарный знак

(лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), которому предоставляется право на использование соответствующего товарного знака.

Среди специалистов нет однозначного мнения о том, в какой момент у лица возникает исключительное право на товарный знак и возможность распоряжаться им. Одни считают, что исключительное право возникает с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. В обоснование этого они ссылаются на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Другие полагают, что исключительное право возникает не ранее государственной регистрации товарного знака (т.е. внесения записи о товарном знаке в соответствующий реестр). Третьи акцентируют внимание на дату опубликования информации о регистрации товарного знака.

Однако большинство специалистов (и мы также придерживаемся этой точки зрения) склоняются к тому, что исключительное право на товарный знак, а значит, и право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионных договоров, возникает с момента регистрации товарного знака в установленном порядке. Об этом свидетельствует и содержание все тех норм ГК РФ, которые мы привели выше.

Что касается п. 1 ст. 1491 ГК РФ, то, по нашему мнению, она сформулирована крайне неудачно и противоречит нормам, закрепленным в ст.ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ, а также другим нормам закона. На наш взгляд, истинный смысл этой нормы состоит в том, что 10-летний срок, по истечении которого прекращается действие товарного знака, следует исчислять не с момента регистрации товарного знака, а с момента подачи заявки о регистрации. Эта норма вовсе не устанавливает момент возникновения исключительного права на товарный знак у его правообладателя.

На основании изложенного считаем возможным сделать следующие выводы:

Исключительное право на товарный знак и, как следствие, право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионного договора возникло у

Организации 1 в ноябре 2013 года (после осуществления государственной регистрации товарного знака в установленном порядке);

До этого момента (т.е. до ноября 2013 г.) Организация 1 не являлась обладателем исключительного права на данный товарный знак, вследствие чего не могла распоряжаться товарным знаком, в том числе передавать право пользования им по лицензионному договору;

Поскольку до момента государственной регистрации товарного знака Организация 1 не являлась обладателем исключительных прав на него и не могла им распоряжаться, то и фактических отношений по передаче Организацией 1 товарного знака в пользование третьих лиц, на которые можно было бы распространить действие заключенного позднее лицензионного договора, до ноября 2013 года быть не могло. Безусловно, здесь нами высказано исключительно наше мнение по поставленному вопросу. При этом, как мы отметили выше, существуют и другие точки зрения в отношении момента возникновения исключительного права на товарный знак и, соответственно, права на заключение лицензионного договора с третьим лицом.

Если в рассматриваемой ситуации стороны сочтут возможным распространить действие лицензионного (сублицензионного) договора на период времени до регистрации товарного знака на имя Организации 1 (например, на период времени с момента подачи заявки на регистрацию), то при возникновении споров (в т.ч. с контролирующими органами) стороны могут попытаться обосновать свою позицию ссылкой на ст. 1491 ГК РФ.

В то же время мы считаем, что распространение действия лицензионного (сублицензионного) договора на отношения, существовавшие до регистрации товарного знака на имя Организации 1, будет сопряжено с определенными налоговыми рисками.

Так, на основании норм ст. 346.16, 346.17, 252 НК РФ, неоднократных выводов судов об оценке действительности хозяйственных операций, отраженных в учете налогоплательщика, представители налоговых органов могут отказать в учете расходов Организации 2 и Организации 3 по лицензионному и сублицензионному договорам для целей налогообложения. В обоснование своих выводов, скорее всего, представители ФНС укажут на фактическое отсутствие права лицензиара на объект правоотношений (зарегистрированный товарный знак) со ссылками на рассмотренные выше положения ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ.

В таком случае налогоплательщикам придется отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.

Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Иными словами, предоставление лицензиатом права на использование результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. товарного знака) сублицензиату допускается только с согласия (причем, письменного) правообладателя (лицензиара).

Если в настоящее время Организация 1 (лицензиар) и Организация 2 (лицензиат) заключат между собой лицензионный договор с условием о согласии лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионных договоров с третьими лицами (в частности, с Организацией 3), то это согласие, на наш взгляд, будет распространяться лишь на будущее время (т.е. на оформление сублицензионных отношений в будущем, после заключения лицензионного договора).

Однако в рассматриваемой ситуации Организация 2 и Организация 3 при подписании сублицензионного договора планируют распространить его действие на фактические сублицензионные отношения, возникшие еще до заключения как сублицензионного, так и лицензионного договора. Но тогда возникает вопрос, а вправе ли стороны сублицензионного договора распространять его действие на ранее возникшие между ними сублицензионные отношения, если в тот период времени письменного согласия правообладателя на передачу товарного знака в пользование третьих лиц еще не было. Полагаем, что и этот вопрос является в достаточной степени спорным.

По этой причине при оформлении договоров (лицензионного, сублицензионного) считаем целесообразным, чтобы правообладатель (лицензиар) не просто согласовал возможность заключения сублицензионного договора с Организацией 3, но и дал согласие на распространение действия этого договора на ранее возникшие с определенной даты отношения. В этом случае можно говорить об одобрении сделки и, как следствие, невозможности ее последующего оспаривания.

Возможно ли при описании условий о вознаграждении за использование товарного знака указать фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды?

Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Каких-либо специальных ограничений в отношении размера вознаграждения, уплачиваемого по лицензионному договору в связи с приобретением прав на товарный знак, гражданское законодательство не предусматривает. Следовательно, здесь применяются общие правила.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" пункт 5 ст. 1235 дополнен абзацем следующего содержания:

"Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме".

Указанные изменения вступили в силу с 01.10.2014.

На этом основании полагаем, что стороны по лицензионному / сублицензионному договору вправе установить фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды.

Возможно ли установление платы по сублицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному? Если да, то возможно ли в этом случае признание сублицензионных платежей завышенными?

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Таким образом, правовых ограничений на размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиару за пользование товарным знаком, не существует. Поэтому стороны определяют сумму лицензионного платежа по взаимному согласию.

В соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ нормы, предусмотренные для лицензионных договоров, распространяются и на сублицензионные договоры.

На этом основании размер сублицензионных платежей не ставится в зависимость от платежей по лицензионному договору.

Налоговые органы, при проведении мероприятий налогового контроля, могут заострить внимание на размере лицензионных и сублицензионных платежей и провести оценку на предмет экономической оправданности расходов лицензиата. Президиум ВАС РФ в Постановлении от 14.06.2011 N 15093/10, признавая выводы налогового органа об экономической неоправданности расходов по уплате лицензионных платежей неправомерными, установил и указал, что доход общества от использования товарных знаков не ограничивается только платежами, получаемыми по сублицензионным договорам.

Кроме того, нормы ст. 40 НК РФ "Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения", которыми предоставлено право налоговым органам проверять правильность применения цен по сделкам, со дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" применяются исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны в соответствии с главой 25 до дня вступления в силу указанного Закона, т.е. до 01.01.2012 года.

С 01.01.2012 налоговые органы вправе осуществлять контроль применения цен по сделкам только между взаимозависимыми лицами в соответствии с положениями Раздела V. 1 НК РФ "Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании".

В соответствии с условиями запроса оценке подлежат взаимоотношения организаций, которые не подпадают под определение взаимозависимых лиц, установленное ст. 105.1 НК РФ.

Таким образом, по нашему мнению, установление платы по лицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному, возможно. Риск признания сублицензионных платежей завышенными минимален. При наличии претензий со стороны налоговых органов свою позицию, скорее всего, Обществу придется отстаивать в судебном порядке.

При каких условиях налоговый орган может посчитать размеры лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Существуют ли объективные критерии в целях налогообложения для признания налоговыми органами лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Какие негативные

административные/налоговые последствия могут быть при признании лицензионных платежей завышенными (заниженными)?

Как указано выше, каких-либо критериев оценки лицензионных платежей для признания их завышенными или заниженными между лицами, не являющимися взаимозависимыми, в целях налогообложения нет. Действующее налоговое законодательство не распространяет право налоговых органов осуществлять контроль применяемых цен по сделкам между лицами, не подпадающими под критерии, установленные ст. 105.1 НК РФ "Взаимозависимые лица".

Стоит отметить, что Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по вопросу экономической обоснованности расходов, если налогоплательщик не получил дохода по конкретной операции.

Минфин России в письмах от 21.05.2010 N 03-03-06/1/341, от 25.08.2010 N 03-03- 06/1/565, от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269 неоднократно указывал, что если произведенные организацией расходы соответствуют положениям ст. 252 НК РФ, такие расходы учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, установленном НК РФ, независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в соответствующем налоговом периоде.

В письме от 08.12.2006 N 03-03-04/1/821 Минфин указал, что организация учитывает расходы как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она их не получает, при условии, что осуществляемая деятельность в целом направлена на получение доходов.

Арбитражные суды в своих постановлениях также указывают, что по смыслу ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчетном) периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода (Постановления ФАС Уральского округа от 04.03.2009 N Ф09-890/09-С2 по делу N А47-3675/2007АК-22, ФАС Северо-Кавказского округа от 15.06.2011 по делу N А53-17381/2010, ФАС Московского округа от 08.02.2012 по делу N А40-485/10-4- 264 и др.)

В Постановлении от 19.11.2007 N Ф09-8659/07-С3 по делу N А76-29311/06 ФАС Уральского округа указал, что критерием экономической обоснованности расходов является предполагаемое получение дохода, а не конечный финансовый результат от сделки.

На основании изложенного считаем, что критериями, которые могут послужить основанием для претензий со стороны налоговых органов, будут являться условия получения доходов налогоплательщиками. Критерий 20%, скорее всего, не будет применяться на том основании, что нормы ст. 40 НК РФ не распространяются на текущий налоговый период.

В качестве негативных последствий такого отношения контролирующих органов к деятельности общества можно выделить лишь риск привлечения к налоговой ответственности ввиду занижения цен для исчисления доходов. Учитывая арбитражную практику, письма Минфина, считаем, что такой риск в рассматриваемых правоотношениях минимален.

Возможно ли предусмотреть право лицензиара/лицензиата (по сублицензионному договору) на ежегодное фиксированное увеличение платы по договорам в одностороннем порядке, без подписания дополнительных соглашений, при условии, что такой порядок и основания увеличения будут детально описаны?

В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Пунктом 5 ст. 1235 ГК РФ также определено, что порядок и размер лицензионных платежей устанавливаются договором.

Каких-либо законодательных ограничений по изменению размера лицензионных (сублицензионных) платежей нормами гл. 69 ГК РФ не установлено.

На основании приведенных норм считаем, что закрепление порядка и оснований ежегодного увеличения размера лицензионных (сублицензионных) платежей в договоре не будет противоречить нормам гражданского законодательства. При этом рекомендуем такие положения закрепить в качестве отдельного приложения к договору в виде графика изменения размера лицензионного платежа.